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來(lái)源：IPRdaily

作者：袁博   上海市第二中級(jí)人民法院

原標(biāo)題：蘭博基尼“斗牛圖形”被注冊(cè)告訴了我們什么？

蘭博基尼是世界頂級(jí)豪車之一，被認(rèn)為是富人的象征，其“斗牛”商標(biāo)更是聞名中外。然而，前不久，蘭博基尼公司卻在一起和“斗牛”商標(biāo)有關(guān)的行政訴訟中遭遇挫折。

原來(lái)，瑞安市某公司于2009年4月24日向國(guó)家商標(biāo)局申請(qǐng)注冊(cè)了一個(gè)商標(biāo)，指定使用于保險(xiǎn)、銀行、金融服務(wù)、藝術(shù)品估價(jià)、不動(dòng)產(chǎn)代理、經(jīng)紀(jì)、擔(dān)保、募集慈善基金、信托、典當(dāng)?shù)确?wù)。

蘭博基尼公司對(duì)此提出異議，但工商局和商評(píng)委均不予支持，于是蘭博基尼訴至法院，但在一審和二審中同樣未獲支持。

北京高院在二審中指出，被異議商標(biāo)指定使用的服務(wù)類別與蘭博基尼公司的引證商標(biāo)在服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)對(duì)象、服務(wù)方式、商品功能用途及消費(fèi)對(duì)象等方面差異明顯，不屬于同一種或類似商品或服務(wù)，未構(gòu)成使用在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)。并且蘭博基尼公司也無(wú)法證明其對(duì)相關(guān)標(biāo)識(shí)享有在先著作權(quán)。

那么，這件行政訴訟，帶給了人們什么樣的啟發(fā)呢？

首先，不可否認(rèn)，被異議車標(biāo)與蘭博基尼在本案中所印證的商標(biāo)在圖形構(gòu)成上具有很大的相似性。

然而，眾所周知，對(duì)于普通的商標(biāo)侵權(quán)比對(duì)，除了要證明商標(biāo)近似，還必須證明商標(biāo)所使用的商品和服務(wù)類別相同或者相近，從而導(dǎo)致相關(guān)消費(fèi)者混淆。

而在本案中，被異議商標(biāo)指定使用的保險(xiǎn)、銀行、金融服務(wù)、藝術(shù)品估價(jià)、不動(dòng)產(chǎn)代理等服務(wù)與蘭博基尼公司在訴訟中所明確主張引證的商標(biāo)（包括機(jī)動(dòng)車輛等）在服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)對(duì)象、服務(wù)方式、商品功能用途及消費(fèi)對(duì)象等方面差異明顯，不屬于同一種或類似商品或服務(wù)，未構(gòu)成使用在相同或類似商品或服務(wù)上的相同或近似商標(biāo)。

其次，如果蘭博基尼公司主張已注冊(cè)的異議商標(biāo)為馳名商標(biāo)，是否可以達(dá)到訴訟目的呢？

筆者認(rèn)為，答案仍然很不樂(lè)觀。對(duì)于非馳名的普通商標(biāo)而言，商品類別的相同或近似是判定商標(biāo)侵權(quán)構(gòu)成的前提和基礎(chǔ)。商品類別要件要求必須在商標(biāo)注冊(cè)使用的商品類別范圍內(nèi)進(jìn)行比對(duì)，原因在于普通商標(biāo)所承載的商譽(yù)因?yàn)橄M(fèi)者群體的封閉性或者經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域的有限性而不會(huì)擴(kuò)展到注冊(cè)類別范圍之外形成“品牌擴(kuò)張”的商譽(yù)，而商標(biāo)法對(duì)于普通注冊(cè)商標(biāo)也僅限于在其核定使用商品類別范圍內(nèi)加以保護(hù)。

如果一個(gè)普通商標(biāo)通過(guò)使用而在其注冊(cè)使用的商品類別外也產(chǎn)生了足夠的商譽(yù)，就可能構(gòu)成馳名商標(biāo)。只有在這時(shí)，對(duì)商標(biāo)權(quán)的保護(hù)才不需要考慮商品類別。因此，注冊(cè)馳名商標(biāo)的一個(gè)重要特征就是“跨類保護(hù)”，即對(duì)馳名商標(biāo)的保護(hù)不再受相同或類似商品的種類限制。

“跨類保護(hù)”有效擴(kuò)展了馳名商標(biāo)的保護(hù)范圍，因此常常被用來(lái)阻止他人相同或者近似商標(biāo)的注冊(cè)和使用。但是，馳名商標(biāo)的“跨類保護(hù)”不是無(wú)限制的。企業(yè)在運(yùn)用馳名商標(biāo)戰(zhàn)略時(shí)常見的誤區(qū)就是將“跨類保護(hù)”等同于“全類保護(hù)”，認(rèn)為只要商標(biāo)馳名這一事實(shí)得到法院認(rèn)可，接下來(lái)就可以無(wú)差別地在任何類別上受到保護(hù)，從而放棄了對(duì)于商品類別、消費(fèi)者群體和消費(fèi)渠道等商品相關(guān)度的證明，往往會(huì)最后得到二者商品類別相差太遠(yuǎn)無(wú)法延伸保護(hù)的裁判結(jié)論，從而“大意失荊州”。

事實(shí)上，“跨類保護(hù)”僅僅是指突破了普通商標(biāo)保護(hù)上商品種類“相同或者相近”的限制，但并沒(méi)有達(dá)到全類保護(hù)的程度。例如，對(duì)于襯衫商品類別而言，風(fēng)衣可以視為近似商品，皮鞋在特定條件下也可以視為近似商品（消費(fèi)者重合，消費(fèi)渠道相同，銷售場(chǎng)所相同），這是普通商標(biāo)在種類上可以受到保護(hù)的一般范圍。對(duì)于馳名商標(biāo)而言，這一范圍可以適當(dāng)擴(kuò)展到錢包、手表等類別。但是，一般情況下不能認(rèn)為其范圍還可以擴(kuò)展到計(jì)算機(jī)通訊、汽車制造、交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域。

因此，所謂的“在使用商品類別上不相同或者不相近似”，就是說(shuō)可以“跨越”商品類別，但這種“跨類”必須是不能超越合理范圍。

從本案來(lái)看，即使主張馳名商標(biāo)。筆者個(gè)人認(rèn)為，也很難跨類到被異議商標(biāo)指定使用的服務(wù)類別之上。

對(duì)于這種情況，知名企業(yè)可以考慮使用全類注冊(cè)的方法使得自己的品牌的到保護(hù)。例如，實(shí)踐中，許多知名高等院校的教育、科研能力往往膾炙人口，為了防止不法企業(yè)搶注其校名從而蒙蔽消費(fèi)者，這些高校將與校名有關(guān)的標(biāo)識(shí)、字段在所有商品類別上注冊(cè)為商標(biāo)。例如，浙江大學(xué)將其校徽、校名等進(jìn)行了45個(gè)類別的全面注冊(cè)，就獲得了一個(gè)完整、系統(tǒng)的品牌保護(hù)。

最后，關(guān)于“商標(biāo)版權(quán)化保護(hù)”。

近年來(lái)，利用在先著作權(quán)阻止他人商標(biāo)注冊(cè)的商標(biāo)異議不斷增加。具體而言，就是在援引商標(biāo)法第三十一條關(guān)于“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利”的規(guī)定時(shí)主張他人申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)侵犯自己的在先完成的作品所享有著作權(quán)。

時(shí)至今日，對(duì)于商標(biāo)異議中在先作品獨(dú)創(chuàng)性的認(rèn)定，大量的案例實(shí)踐已經(jīng)形成了較為成熟的規(guī)則。因此，蘭博基尼在本案中主張“斗牛”圖形的在先著作權(quán)，從思路上來(lái)說(shuō)是恰當(dāng)?shù)模牵仨氉⒁庾C據(jù)準(zhǔn)備。知名品牌公司應(yīng)當(dāng)保留品牌圖文設(shè)計(jì)的初始證據(jù)（如各個(gè)設(shè)計(jì)階段的草圖、電子文件等等），并及時(shí)進(jìn)行著作權(quán)登記或者時(shí)間戳認(rèn)證。只有準(zhǔn)備充分，才能在未來(lái)的商標(biāo)訴訟中搶占先機(jī)。

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作者：袁博   上海市第二中級(jí)人民法院

編輯：IPRdaily趙珍    校對(duì)：IPRdaily縱橫君

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