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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司
原標題：SEP與FRAND相關問題研究與思考（三）Optis Wireless訴Apple案件關于損害賠償做出重新審判指令
蘋果對Optis及其前身公司的FRAND承諾的任何保護要求，都需要得到肯定的結論，包括ETSI以及三星、LG和松下是否打算讓Apple成為FRAND承諾的第三方受益人......在Apple沒有提出任何積極抗辯的情況下，法院和陪審團均未對構成FRAND承諾的問題進行任何分析。
“事后看來，法院很明顯地看到，雙方出于各自的策略原因在陪審團面前就FRAND問題反復無常。”
——Rodney Gilstrap法官
2021年4月14日Rodney Gilstrap 法官做出了一個令人出乎意料的指令，即下令對Optis Wireless Technology, LLC等訴Apple Inc.案（案號：2:19-cv-00066-JRG，德克薩斯州東區法院）的損害賠償問題進行重新審判，雖然本案的先前判決中并不存在基于FRAND的主張。這一指令為與標準化技術相關的專利損害賠償本已渾濁的水域增添了更多的淤泥。
FRAND費率與合理的侵權使用費的持續趨同
在前一篇文章中，我們討論了對FRAND許可費率與合理的專利侵權使用費趨同的困惑和疑問，盡管這兩個概念具有不同的起源，并企圖實現不同的目的：即，專利損害賠償是成文法和判例法的產物，尋求對專利持有者因侵權所受到損失而進行的補償；而FRAND承諾立足于合同，尋求確保標準化技術可以獲得許可，并且防止許可費堆疊問題（例如，該問題反映在確定標準必要專利FRAND費率的“自上而下”方法中）。正如上篇文章中所指出的，這種趨同的一個問題在于其促進了反向劫持。如果罰款比停車費還低，為什么要在停車計時器上投幣？特別是如果一個人有機會可以不付錢就逃跑，包括在經濟上難以執行罰款的情況。此外，這種趨同忽略了許可費率的不確定性，這些不確定性在侵權性和有效性建立后就不再存在，而且必須在法庭上證明必要的許可和善意被許可方的觀點是不一致的。
FRAND作為反訴/積極抗辯與損害賠償的固有限制
在“關于法官審判以及支持性事實認定和法律結論的意見和裁定（以下簡稱“意見和裁定”）中”，Rodney Gilstrap法官發現“由于Apple（蘋果公司）并未提出任何基于FRAND的積極性抗辯，本案中唯一提出FRAND義務問題的地方是通過Optis的第八項訴訟請求”。因此，當法院拒絕對Optis與FRAND相關的第八項訴訟請求行使管轄權時，本案中不再涉及FRAND事項。有關第八項訴訟請求的更多背景信息，請參閱“What the Latest Optis Wireless v. Apple Ruling Means for Patent Infringement Damages for SEPs”。
關于Apple未提出基于FRAND積極性抗辯問題，該意見和裁定似乎與其他判決一致，認定有關FRAND反訴和積極性抗辯的舉證責任應由提出此類反訴或抗辯的一方承擔（參見Koninklijke KPN N.V. v. Sierra Wireless, Inc.,No. 17-90-LPS, 2020 U.S. Dist. LEXIS 67016 (D. Del. Apr. 16, 2020) (D. Del. Apr. 16, 2020) 和Certain Electronic Devices, Including Wireless Communication Devices, Portable Music and Data Processing Devices, and Tablet Computers, Inv. (US ITC Inv. No. 337-TA-794, 2012)。從這些判決可以明顯看出，受制于許可聲明的專利侵權者不愿提出此類反訴和積極性抗辯的一個重要原因在于，根據FRAND條款進行許可的承諾僅在專利對實施該標準是“必要”的范圍內，承認專利是必要專利可以作為侵權的證據。但是現在已經認定為不侵權，Apple在FRAND上投入的一切也沒有負面影響，這是Rodney Gilstrap法官在Order regarding Apple’s Motion for New Trial（關于Apple的重新審判的動議的命令（“重審令”））中將其描述為“關于缺乏FRAND證據的審判后頓悟”的一部分審判。
關于重審令最令人困惑的是，盡管重申了法院拒絕Optis基于FRAND的訴訟請求（本案中唯一基于FRAND的訴訟請求）的管轄權，以及“如果Apple希望確保其能夠向陪審團介紹與FRAND相關的損害賠償分析，那么Apple可以（并且應當）提出反訴，甚至為此提出積極性抗辯”，Rodney Gilstrap法官仍然下令重新審判，稱“……法院確信，由陪審團判定的損害賠償在遵循FRAND方面的合法性受到質疑。”Rodney Gilstrap法官進一步補充說，“鑒于發現被侵權的專利是受FRAND約束的SEP，任何判定的許可費都必須是FRAND的”。
但是，該意見和裁定清楚地表明沒有對任何FRAND承諾做出任何調查結果（見腳注2），那么又如何使這一說法與意見和裁定相適配呢？
蘋果對Optis及其前身公司的FRAND承諾的任何保護要求，都需要得到肯定的結論，包括ETSI以及三星、LG和松下是否打算讓Apple成為FRAND承諾的第三方受益人......在Apple沒有提出任何積極抗辯的情況下，法院和陪審團均未對構成FRAND承諾的問題進行任何分析。
Ericsson訴D-Link
為支持法院的結論，即判定受FRAND約束的SEP的任何許可費“必須是FRAND的”，重審令引用了Ericsson, Inc. v. D-Link Sys., Inc., （聯邦巡回法院，2014年12月4日），但沒有進一步解釋。然而，根據Ericsson v. D-Link的判決，“Ericsson（愛立信公司）聲稱所有爭議專利都是IEEE 802.11(n) 標準的SEP”，并且“雙方（向IEEE）同意這一承諾對Ericsson具有約束力”(著重強調)。同樣，在Re Innovatio IP Ventures, LLC專利訴訟中，還審理了SEP的損害賠償問題，“雙方同意Innovatio聲稱的許多專利權利要求對于802.11標準是必要的……”(著重強調)。更值得注意的是，Ericsson訴D-Link案和In Re Innovatio 案所涉及的專利均向IEEE做出過許可承諾，而非Optis案中向ETSI做出許可承諾。
即便有人辯稱，Optis和ETSI主張的專利的前所有者之間的合同在某種程度上存在爭議，并且Optis實際上也違反了合同約定，但這與專利的損害賠償有什么關系？根據“意見和裁定”，《聯邦民事訴訟規則》第8(c)(1)條將“許可”、“解除”和“放棄”確定為積極性抗辯。然而，爭議的合同不是許可（或解除或放棄），而是“準備授予不可撤銷的許可”的承諾 (著重強調)。因此，如果侵權的損害賠償按每單位1美元評估，但Apple有權獲得的FRAND費率為每單位0.50美元，為什么不將每單位1美元的專利損害賠償金額判給Optis并將每單位0.50美元的違約損害賠償金額判給Apple？這似乎比將對FRAND的考慮硬加到專利損害賠償法中更有意義。當然，在Optis和Apple的案例中，這更沒有意義，因為FRAND承諾的適用性尚未確立，并且Apple反對獲得許可的必要性，Apple此前曾表示Optis“根據美國法律，沒有法律權利強迫Apple有義務就原告聲明的必要專利的專利組合的許可進行談判，或因未能這樣做而喪失任何抗辯權”（請參閱Apple Inc. Motion to Dismiss Count VIII for Lack of Subject Matter Jurisdiction，Optis Wireless Technology , LLC、Optis Cellular Technology, LLC、Unwired Planet, LLC、Unwired Planet International Limited 和 PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc.，案件編號：2:19-cv-00066-JRG（德克薩斯州東區法院，2020年6月22日））。
FRAND問題上反復無常
盡管Apple未能基于FRAND提出反訴或積極性抗辯，但根據重審令，Optis的第一次修改的起訴狀（First Amended Complaint）“闡明所主張的專利是SEP……”，并多次將Optis的專利稱為“必要專利”。此外，為了回應Apple提出的重新審判的動議，Optis默許了FRAND的限制，辯稱“盡管陪審團沒有提及FRAND原則或義務，但陪審團的判決是符合FRAND標準的。”Rodney Gilstrap法官顯然不樂意看到，“Optis試圖兼得益處，即，將FRAND同時用作矛（在對Apple的陪審團審判中）和盾（在隨后的關于Optis自身行為的法官審判中）”。根據重審令，“……Optis故意將自己擺到這樣一個位置上，即只告訴陪審團Apple的不良行為，而沒有告訴陪審團Opits自己有義務誠實行事”，并且“在沒有告訴陪審團其積極的FRAND責任和義務的情況下，Optis試圖利用其刻意聲明（wilfulness claim）向陪審團提供關于Apple在訴訟前許可談判期間的惡意和不良行為的證據。”
法院也不滿意Apple默許在法庭上審理FRAND問題，并通過向陪審團隱瞞了“惡意行為或反向劫持”的證據而從中受益，然后又試圖推翻陪審團的判決，因為陪審團沒有意識到任何FRAND問題。
或許最能說明法院下令重新審判的動機來自腳注2：
“事后看來，法院顯然認為雙方出于各自的策略原因而在陪審團面前就FRAND問題反復無常。”(著重強調)
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2、蜂窩無線標準必要專利（二）：對標準必要專利（SEP）進行許可所作的聲明
3、蜂窩無線標準必要專利（三）：FRAND許可費基準聲明和移動無線標準必要專利
4、蜂窩無線標準必要專利（四）：分析移動無線SEP的FRAND聲明
6、SEP與FRAND相關問題研究與思考（一）│專利侵權損害賠償與FRAND許可費率
7、SEP與FRAND相關問題研究與思考（二）│Optis Wireless 訴 Apple案的判決對SEP專利侵權損害賠償的意義
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
注：原文鏈接：SEP與FRAND相關問題研究與思考（三）│ Optis Wireless訴Apple案件關于損害賠償做出重新審判指令（點擊標題查看原文）
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