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來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司
原標題：專利侵權損害賠償與FRAND許可費率
“美國法院已認為FRAND許可費率與專利侵權的合理使用費的概念在很大程度上可互換，導致‘基于合同的FRAND損害賠償與基于‘合理使用費’的專利侵權損害賠償’明顯趨同。”
在近期IP Watchdog’s SEP 2020 Conference的專題討論會上提出了一個問題，如果美國專利侵權的合理使用費與標準必要專利（SEPs）許可的公平、合理和無歧視（FRAND）費率之間存在區別，那么該區別是什么。下文將討論該問題并著重介紹一些最近有關的司法進展。
FRAND與合理的使用費相同嗎？
根據刊登在《猶他法學院學術研究（Utah Law Faculty Scholarship）》上題為“FRAND承諾對專利救濟的作用（“The Effect of FRAND Commitments on Patent Remedies）”一文（下稱“Contreas等人”），“似乎美國法律中沒有相關規定促使法庭使用Georgia-Pacific框架或通常的專利損害賠償法來確定與SEP持有者的FRAND承諾相符的使用費”。該文章的作者進一步指出，“這兩個概念（專利侵權損害賠償與FRAND使用費費率）是經由不同的歷史路徑提出的，并且傾向于實現不同的目的”；前者源自法規和案例法，后者源自合同。
使用費堆疊
將FRAND許可費率區別于專利侵權的合理使用費的一種方式是FRAND使用費必須考慮使用費累加的問題。參見In re Innovatio IP Ventures, LLC Patent Litigation, 案號: 1:11-cv-09308 （伊利諾伊州北區聯邦地區法院，2013年9月 27日）。這種限制反映在用于確定SEP價值的“自上而下（top-down）”法中，該方法首先計算與標準有關的所有SEP的總使用費，然后反推確定指定專利或專利組合的價值，總使用費通常基于專利所有者和其他SEP所有者向相關標準化機構或針對特定標準作出的聲明。例如，參見 Unwired Planet International Ltd -and- （1） Huawei Technologies Co. Ltd （2） Huawei Technologies （UK） Co. Ltd -and- Unwired Planet LLC, [2017] EWHC 2988 （Pat） （英國高等法院大法官法庭下屬專利法庭審理）, 以及Microsoft Corporation v. Motorola, Inc., et al., 和Motorola Mobility, Inc., et al., v. Microsoft Corporation, 案號: C10-1823JLR （華盛頓西區聯邦地區法院，2013年4月25日）。
然而，美國法院已認為這兩個概念在很大程度上可互換，導致Contreras等人指出“基于合同的FRAND損害賠償與基于‘合理使用費’的專利侵權損害賠償明顯趨同”，并補充指出“由于術語‘合理’用在這兩個不同的語境—專利損害賠償和FRAND許可—中，已經證明使用其中之一（與專利損害賠償有關的在先案例的延伸）去解決另一個（FRAND使用費的適當水平）的誘惑對于美國法院來說太具誘惑力=以致無法拒絕”。如Contreras等人所解釋的那樣，這種趨同所帶來的一個問題在于它助長了反向劫持（hold out）：
因此，標準化產品的機會主義（opportunistic）生產商會認為最有效率的行動策略是根本不從SEP持有者處尋求許可，而是拖延到其被提起侵權訴訟，此時它最大的責任將僅是其本應事先支付的FRAND使用費（假設專利有效并且侵權成立）。如在其他地方討論的一樣，標準實施者的此類行為被稱為“反向劫持”。
Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al.
反映專利侵權損害賠償與FRAND許可費率之間趨同的近期案例是Godo Kaisha IP Bridge 1 v. TCL Communication Technology Holdings Limited et al，Civ. No. 15-634-JFB （特拉華州法院, 2019年4月24日）。在收到判定SEP持有者獲得$950,000損害賠償金的陪審團裁決后，IP Bridge主張其應當獲得陪審團所判費率三倍的現行使用費以及更多的過往損害賠償。
就持續使用費的裁決而言，IP Bridge主張，由于TCL“在訴訟前的反向劫持以及持續侵權”以及由于“侵權時的假設性談判和有效性及侵權已經確定時的假設性談判之間存在差異”的緣故，費率應當更高。對于后者，法院指出這種觀點“在標準必要專利的情況下不夠有力”，并補充指出“SEP專利必須以公平、合理和無歧視的費率進行許可”，但法院對此并未作出解釋。
就過往侵權而言，IP Bridge主張，由于TCL“沒有基于FRAND進行SEP許可談判”的緣故，該損害賠償應當提高。然而，法院指出IP Bridge的主張“與陪審團裁決無關”，該裁決認為TCL一方沒有故意侵權行為。
Bataillon法官關于（SEP）專利必須以FRAND費率進行許可的表態似乎是基于這樣一種假設：主張FRAND費率的權利不能喪失。然而，近期的一些案例表明這種假設可能并不正確。替Bataillon法官說句公道話，IP Bridge并未尋求關于TCL喪失FRAND權利的宣告式判決，而是試圖將這些問題納入專利損害賠償法中，但并未成功。
HTC v. Ericsson
判定實施者違反其進行善意談判義務的一個案例是HTC v.Ericsson （參見陪審團裁決：HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc. 案號: 6:18-CV-00243-JRG （德克薩斯州東區聯邦地區法院, 2018年12月17日））。在該案中，Ericsson提出反訴，指控HTC違反其作為潛在被許可方進行善意談判的義務，并且尋求對“HTC已經拒絕、否認和/或喪失了與Ericsson的FRAND聲明有關的任何權利并且是一個非善意的談判對象”進行認定的宣告式判決，作為對HTC指控Ericsson違反其作為潛在許可人的FRAND義務的回應（參見：意見和命令備忘錄HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc，案號: 6:18-CV-00243-JRG （德克薩斯州東區聯邦地區法院, 2018年12月17日））。然而， Ericsson最終沒有尋求關于HTC喪失權利的法院宣告，而是尋求責令HTC以Ericsson提出的費率簽訂許可協議的強制令。此外，Ericsson沒有就專利侵權提出反訴，所以針對專利侵權損害賠償沒有爭議。同樣地，陪審團裁決對于Ericsson是否有權主張超出FRAND費率的專利侵權損害賠償這一問題的看法仍未可知。
SEP的故意侵權
判決專利侵權損害賠償超過FRAND費率的一個場景是發生故意侵權。參見Core Wireless Licensing S.a.r.l. v. LG Electronics, Inc. and LG Electronics Mobilecomm U.S.A., Inc., 案號. 2:14-cv-912-JRG （德克薩斯州東區聯邦地區法院，2016年11月1日）, 在該案中，鑒于陪審團作出LG實施故意侵權的認定，Gilstrap法官將損害賠償額提高了百分之二十（20%）。
最近，在陪審團不知曉FRAND施加的任何限制的情況下，Apple被認定故意侵犯PanOptis的SEP專利。這種做法的原因在于原告試圖證明Apple喪失了其享有FRAND許可的權利，如果成功的話，陪審團將無需了解任何關于FRAND的問題。截至撰寫本文時止，雙方已經提交了相互對立的事實和法律結論，以解決PanOptis尋求Apple由于未進行善意談判而違反法國合同法的法院宣告在內的諸多問題，PanOptis聲稱，該法院宣告將排除Apple提出任何涉及FRAND的抗辯意見。根據Apple的說法，“原告首次修改的訴狀表明，美國法律沒有規定Apple具有就原告已聲稱的標準必要專利組合進行許可談判的法律義務或因未這樣做而喪失任何抗辯理由”（參見Apple的事實和法律結論, Optis Wireless Technology, LLC, Optis Cellular Technology, LLC, Unwired Planet, LLC, Unwired Planet International Limited, and PanOptis Patent Management, LLC v. Apple Inc., Civil Action No. 2:19-cv-00066-JRG （德克薩斯州東區聯邦地區法院，2020年9月10日））。時間會告訴我們關于侵權損害賠償金的陪審團裁決是否會因故意的認定和/或PanOptis的FRAND承諾而改變。
在Apple, Inc. and Next Software Inc. v. Motorola, Inc. and Motorola Mobility, Inc., 2012-1548, -1549 （聯邦巡回上訴法庭，2014年4月25日）案中，在考慮Motorala是否有權獲得禁令時，對于故意侵犯SEP專利而提高損害賠償的問題也在聯邦巡回上訴法院進行過討論。特別地，首席法官Prost指出，“如果初審法院相信侵權者預先進行惡意協商，則法院有權提高損害賠償，從而彌補該行為對專利權人造成的損害”，這看似否定了SEP必須以FRAND費率進行許可的觀點。
禁令救濟
盡管聯邦巡回上訴法院最終裁定Motorola無權獲得禁令，但法院確實認為，法律本身并沒有排除為SEPs頒發禁令。假設禁令是專利許可的對立面，那么該裁決似乎也支持享有FRAND許可的權利事實上會喪失的觀點。如果確實如此，那么就有理由認為專利侵權損害賠償可能超過FRAND費率（例如，如果有證據證明利潤損失、提高的損害賠償、甚至合理使用費高于FRAND費率）。
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相關閱讀：
2、蜂窩無線標準必要專利（二）：對標準必要專利（SEP）進行許可所作的聲明
3、蜂窩無線標準必要專利（三）：FRAND許可費基準聲明和移動無線標準必要專利
4、蜂窩無線標準必要專利（四）：分析移動無線SEP的FRAND聲明
來源：IPRdaily中文網（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻譯：北京思韜知識產權代理有限公司
編輯：IPRdaily王穎 校對：IPRdaily縱橫君
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